恶意注册的概念、类型化及其应用

商标评审委员会   孙明娟

    一、作为不确定法律概念的“恶意注册”及其概念核

      1、“恶意注册”为不确定法律概念

近年来，“恶意注册”逐渐成为业界关注焦点，但因其内涵及外延均不够明确，论者基本都是在模糊、笼统的意义上使用该词汇。我国法学界通常使用“恶意”一词指代“应知”或“明知”的主观心理状态，但商标法业界所讲的“恶意注册”显然不仅仅包括“明知”或“应知”他人商标的情形，其外延更加宽泛。      

实务界通常将“恶意注册”作为“Bad Faith Filing”的对应翻译，那么其他国家的立法和实践对于“Bad Faith”是否有明确定义呢？商标五方会谈的多项合作中就包括了“Bad Faith”项目，根据2015年的一份调查问卷显示，商标五方国家的立法及审查指南均未对“Bad Faith”给出明确定义^[1]。另一项由知识产权所有人协会于2013年针对多国的商标律师发起的调查问卷中，结果亦如是^[2]。这充分说明，“恶意注册”系不确定法律概念， 即，内容和范围不确定的概念，但其中也有一个相对确定的“核心地带”。^[3]

      2、“恶意注册”的概念核

不确定法律概念通常存在一个核心地带，笔者称之为“概念核”。我们可以试着通过对与之相关术语的解读来找出这个核心地带。

“恶意注册”对应英文为“Bad Faith”，“Bad Faith”的反义词为大名鼎鼎的“Good Faith”，即诚信。按照徐国栋先生对诚信原则的梳理，“诚信”可被区分为主观诚信和客观诚信，客观诚信通常以“诚信”这一术语表达之，而主观诚信则多以“善意”来表达。前者侧重于行为正当性的规则，这种规则具有普遍性；后者则为个体性的主观心理状态。^[4]作为诚信的对立面，“Bad Faith”（亦即我们所称的“恶意注册”）也可以相应地区分为主客观两方面，主观上表现为一种“明知”或“不正当的目的”，客观上则表现为违背诚实的商业道德或行业惯例的行为。此处对客观方面的界定参考了欧洲法院在个案判决里对“Bad Faith ”所做定义，根据欧洲法院给出的定义：“Bad Faith ”系指有悖于通常的道德行为准则或有违一般交易及业务惯例的行为。^[5]由于商标法是与商业标记有关的法律，商标所有人一般为商主体，与此相对应，“恶意注册”在客观方面的表现亦应该聚焦于商主体违反商业道德和行业惯例的行为。因此，笔者认为，在界定“恶意注册”的客观方面时，无需过多考虑违反一般道德行为准则的情形。值得注意的是，欧盟法院给出的定义显然侧重于客观行为而非主观意图，但按通常理解，“恶意注册”行为在主观上的恶性不容忽视。因此，笔者将“恶意注册”分解成主客观两方面，通过不同认识层面的叠加，将“恶意注册”这一法律现象立体化，也有助于随后对其类型化。

     二、恶意注册的类型、意义

    （一）恶意注册的类型及亚类型

如前所述，“恶意注册”作为不确定法律概念，即便其概念核已经明确，其外延仍模糊不清，有必要通过类型化的方式确定其外延的边界。从“恶意注册”客观方面的表现形式来看，可将其区分为两种类型：不正当竞争型和权利滥用型。

不正当竞争型注册，顾名思义，系指申请人出于不正当竞争之目的所为的注册行为。该类型的恶意注册侧重于申请人违反商业道德的行为，根据表现形式又可以分为两种亚类型：1、不当攫取他人声誉的注册，即俗称的“搭便车”；2、意图阻止在先权利人进入市场而进行的注册，这里既包括阻止外国在先权利人进入中国市场，也包括阻止本国在先权利人进入新行业市场。

权利滥用型注册。申请人滥用法律权利，以期得到不当经济收益的注册行为即构成权利滥用型注册。此类型的恶意注册侧重于申请人违背行业惯例以期获取不当收益的行为，同样可以分为两种亚类型：3、缺乏真实使用意图的大量申请注册行为，即通常所说的“囤积注册”；4、基于从在先权利人处获取经济收益而为的注册。

这里有必要对亚类型3做一个论证，因为实务界同样存在着另一种声音：只要不是抄袭摹仿他人在先知名商标，大量申请注册的行为并不违反《商标法》的规定。对此，笔者认为，《商标法》第4条实际上对商标申请注册提出了合目的性要求或者说正当性要求。《商标法》第4条规定：自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。该条款将申请注册商标的正当意图表达得十分清楚，即仅当申请人有在生产经营活动中使用商标的需要，其申请注册意图才是正当的。这种使用的需要可以是实际的需要（因实际使用而产生的确权及保护需要），也可以是潜在的需要（因即将或计划使用而产生的需要）。但无论是实际使用还是意图使用，都应当时真实的。从主观上看，如果一个申请人在不具备相应生产经营条件的情形下，申请注册多件商标，其缺乏真实使用意图昭然若揭。从客观上看，我国商标法并未要求申请人在申请注册时需证明使用或意图使用，在申请在先原则下，囤积注册人以圈地的方式大量占据商标资源，无疑会造成其他有正常注册及使用需求主体的时间成本及金钱成本相应增加，同时，由于这种囤积注册挡住了正常注册，在后申请人往往会对注册超过3年的商标提出不使用撤销申请，这也大大增加了主管机关的行政成本。这种损害其他不特定主体以及国家利益的商标申请行为，显然构成了对商标申请权的滥用。日本商标法第3条第1款的规定与我国商标法第4条相似，在“RC TAVERN”一案中，申请人在短短一年多时间里在多个服务类别及项目上申请注册了44件商标，但直至2012年案件审理时，申请人并未使用这些商标。44件中的30件商标与他人已使用的商标或商号相似，而且有确切证据表明，至少有10件商标的申请日晚于他人实际使用相似商标或商号的时间。日本知识产权高等法院据此判定“RC TAVERN”商标的注册违反了日本商标法第3条第1款的规定。^[6]

    （二）“恶意注册”类型化的意义

“恶意注册”的类型化并非仅出于学术探讨的需要，其对法律适用同样有重要指导意义，尤其是因商标法没有明确规定而只能适用一般性条款的情形。《商标法》第44条第1款即构成了这样的一般性条款。新修订的《商标审查及审理标准》列举的三种不正当手段视具体情况被归入亚类型3和亚类型4，但这种列举式的方法明显存在挂一漏万之嫌，而类型化在这一点上更具优势。当某一注册行为未落入《商标法》第13条、第15条和第32条的适用范围，但又明显存在不当之处，这时可以通过分析这一注册行为的主客观两方面，只要其具有4个亚类型中任何一个的外观特征，即可适用一般性条款进行规制。至于《商标法》中已有明确规定的恶意注册情形，同样可被4个亚类型所涵盖。例如第13条和第32条抢注及损害他人商号权的情形构成亚类型1；第15条可能构成亚类型1、亚类型2或者亚类型4。需要指出的是，现实生活复杂交错，受到主客观因素的影响，可能会出现新的恶意注册类型，现有的四种恶意注册类型也可能存在交叉，无法做到非此即彼，这是类型化思维的常态。

另外值得注意的是，《商标法》第45条在规定提起无效宣告期限的例外时使用了“恶意注册”一词，但其指代情形不明。如果将此处的“恶意注册”理解为“明知”，那么《商标法》第13条所使用的“复制、摹仿、翻译”用语本身即意味着“明知”，但第45条并没有规定所有依据第13条提出的无效宣告均不受5年期限限制。此外，第13条使用的“复制、摹仿、翻译”这三个动词又同时意味着违背诚实商业道德的行为，由此，《商标法》第13条已构成主客观方面齐备的“恶意注册”情形。综上，为了消灭体系内的逻辑冲突，建议将第45条中的“恶意注册”一词在以后的立法中予以删除。

    （三）认定恶意注册时与其他法律概念的冲突与协调

      1、恶意注册与混淆。

这一探讨有助于我们更好地认识恶意注册的性质。恶意注册是从属于混淆的法律现象吗？如果仅仅是为了消除或防止商业标记之间的混淆，认定恶意注册意义何在！混淆自有其判断标准，即便将恶意作为可能引起混淆的考量因素，也仍然是在混淆的框架下解决问题，完全没有必要另起炉灶，特别针对恶意注册进行遏制，这在逻辑上不能自洽。而且有些恶意注册情形与混淆并不相关，例如在涉及代理人抢注时，如果被代理人的商标尚未在中国使用，代理人抢注被代理人商标仅仅是为了要挟被代理人以便取得代理权或者争取更有利的合同条件（亚类型2或亚类型4），此种情形下并不存在混淆；大量囤积注册情形（亚类型3）同样不需要考虑混淆。由此可见，恶意注册是独立于混淆判断的法律现象。这种与混淆无关的法律现象之所以受到商标法的否定评价，是因为商标法还存在着除防止混淆之外的其他任务，即打击以注册商标为手段的不正当竞争或牟利行为，这与《商标法》第7条的立法宗旨正好相呼应。同时，恶意注册与混淆又存在交叉。在攫取他人商誉的恶意注册（亚类型1）情形，恶意与混淆相叠加，攫取他人商誉的不当意图可以作为推定混淆存在可能性的有力因素，反过来，混淆可能性的存在也佐证了申请人的不当意图。因此，无论从逻辑上看，还是从事实上看，恶意注册与混淆都是两种不同的法律现象，只是偶有交叉而已。

      2、恶意注册与地域性。

在全球化的大背景下，尤其是处在影响力无远弗届的互联网时代，是否仍有必要严格坚守商标权的地域性，颇值探讨。从授权角度来看，商标权的取得受到严格的地域性限制，但在确权领域，得益于全球化以及互联网的传播，商标的影响力已经极大地突破了地域范围，尤其是那些知名度较高的商标，这时如果还僵化地强调地域性要求，显然对境外的权利人有失公平。当然，考虑到知识产权的既有属性以及各国家市场发展程度的不同，对地域性的突破亦应有所限制。应根据在先权利的知名度和系争商标申请人的主观恶性程度，个案确定是否突破地域性要求。在近期的审查实践中，涉及到第32条在先使用并有一定影响商标的判定时，商评委考虑到地缘接近且两地经济往来频繁，个案采纳了在先权利人提交的在香港、台湾的使用证据。另外，对于发生在特定相对人之间的商标抢注，应视相对方之间关系的密切程度个案突破地域性，比照《商标法》第15条第1款的适用。例如定牌加工商抢注委托方商标的情形，应类推适用第15条第1款，不宜要求委托方商标在中国有使用。

    三、认定恶意注册时的具体考量因素

为便于应用，“恶意注册”的四种亚类型可以再进一步分解为以下若干具体要素：

1、申请人明知或应知他人在先权利的存在。

这一因素在亚类型1、2、4中都不可或缺。在不正当攫取他人商誉的恶意注册中，如果申请人不知道他人在先权利附着商誉，又谈何不正当攫取呢。亚类型2、4中的明知或应知情形也是同理。但仅有明知或应知这一因素不足以认定恶意注册，例如在亚类型1中如果在先权利没有知名度，当然也谈不上对商誉的攫取，在商标相同或近似以及商品相同或类似的情况下，《商标法》第30条足以解决问题，无需考虑恶意注册情形。在德国的商标审查实践中，仅有申请人知道或应当知道第三方长期使用混淆性近似的标识这一事实亦不足以推定存在“bad faith”。必须结合申请人的主观心理意图来进行考量。这些主观意图可能包括：阻止第三方继续使用或扰乱其保护、搭第三方便车并与其展开不正当竞争。^[7]

2、在先权利具有知名度。

在亚类型1中，这一因素必不可少。此处的在先权利，主要指在先商业标记，包括已注册或未注册商标以及商号等。如果在先商业标记毫无知名度，商誉自然无从谈起，因此当然不能认定申请人具有搭便车之意图。在亚类型2、3、4中，知名度要素并非必需，但如果在先权利具有知名度，则不仅对不正当意图具有佐证之效用，同时会成为一个加重情节。例如申请人只申请注册十几件商标，虽然数量并非巨大，但如果每一件都与他人具有一定知名度的在先商业标记相同或相似，又未构成《商标法》第13条、第30条和第32条所指情形的，只要其未能证明真实使用意图，可认定成立亚类型3；又或者申请人有向在先权利人兜售商标的行为，则可以认定成立亚类型4。

3、申请人具有不正当目的。

申请人的主观目的通常会反映在其客观行为上，作为理性的市场主体，如果其在申请注册过程中乃至获准注册后的相关行为有违诚实的商业道德或行业惯例，可以推定其具有不正当目的。之所以获准注册后的行为也需要纳入考量因素，是因为受不正当目的支配的往往是一系列行为，而非单一的申请注册动作。能够反映出不正当目的的客观方面主要包括：

（1）在宣传使用过程中明示或暗示其与在先权利人有关系。这一因素多出现于亚类型1。

（2）向在先权利人兜售商标、争取代理经销资格或更好的合同条件。此因素常见于亚类型2、4，少数情况下也可见于亚类型3。

（3）知道或应当知道在先权利人正计划进入新市场。例如，外国权利人寻求在中国的代理经销商意味着其计划进入中国市场。此因素构成亚类型2的必要条件。

（4）申请注册的商品或服务类别明显超出其经营范围或经营能力，且注册数量较大。此因素多见于亚类型3和亚类型4。

（5）无实际使用或意图使用行为。如果申请人注册后既没有实际使用，也没有意图使用，其注册目的当然存疑。但此要素需要结合其他要素进行综合考量，仅有此要素不足以认定恶意注册。

（6）为防止其商标被撤销或无效宣告而进行的重复注册。审查实践中常常遇到这种情形：注册人的某商标正处于三年不使用撤销、异议或无效宣告案件审理中，该注册人又重新申请注册涉案商标，目的通常在于维系其不当注册商标的效力，从而给在先权利人制造持续性的麻烦。该因素不能单独证明恶意注册的成立，但通常可作为其他因素的加重情节，确认不正当目的的存在。